Так, согласно п. 23 Руководства по правовым аспектам новых форм промышленного сотрудничества Европейской экономической комиссии ООН: «Частично сделка компенсационной закупки включает не только продажу первоначальным продавцом производственных машин и оборудования, но и выдачу лицензии на использование патентных прав и/или «ноу-хау» первоначального продавца, имеющих отношение к производству соответствующей продукции. В рамках сделки первоначальный продавец может также предоставить первоначальному покупателю техническую помощь по производству этой продукции». Следует отметить, что сама возможность распоряжения исключительным правом на «ноу-хау» юридической наукой не оспаривается. На практике сделки с «ноу-хау» широко распространены. Примечательно, что российское законодательство в этой части шагнуло вперед и законодательно закрепило возможность распоряжения исключительным правом на «ноу-хау». Согласно ст. 1466 ГК РФ «обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом».

    Соглашение  ТРИПС, хотя и прямо не относит «ноу-хау» к объектам исключительных прав, однако в целях охраны от недобросовестной конкуренции распространяет предусмотренные способы защиты интеллектуальной собственности, в том числе на «ноу-хау». Согласно ст. 42 ТРИПС члены предоставляют правообладателям возможность обращаться к гражданским судебным процедурам для обеспечения любого права интеллектуальной собственности, предусмотренного в настоящем Соглашении. Ответчики имеют право на своевременное письменное подробное уведомление, содержащее существенные подробности, включая основание для исков. Стороны имеют право быть представленными независимым адвокатом, и процедуры не должны вводить чрезмерно обременительных требований обязательного личного присутствия. Всем сторонам таких процедур должно быть надлежащим образом дано право на обоснование своих исков и представление всех имеющих к этому отношение доказательств. Процедура предусматривает средства идентификации и охраны конфиденциальной информации, если только это не противоречит существующим конституционным требованиям. Таким образом, «ноу-хау» фактически присущи все основные свойства объекта интеллектуальных прав. В связи с этим важно зафиксировать указанный тезис в фундаментальных международных соглашениях, касающихся охраны интеллектуальной собственности, поскольку эффективность охраны и защиты прав на столь уязвимый объект в основном зависит от качества и единства правовых норм.

    При этом стоит вопрос, в какой именно форме предпринимателям целесообразно защитить свои «ноу-хау», если они у них имеются. В тех случаях, когда «ноу-хау» носит коммерческий или иной нетехнический характер, их защита может осуществляться, по мнению Борисова Б., только сохранением конфиденциальности, секретности, и до тех пор, пока такая конфиденциальность сохранена, охрана «ноу-хау» является в той или иной мере обеспеченной⁹.

    Если  же «ноу-хау» носит технический характер и представляет собой те или иные технические решения (конструктивные, технологические и др.), то в этих случаях перед предпринимателями возникает вопрос о том, что выбрать: подачу заявки на получение патента на указанные технические решения либо сохранить эти решения в тайне, заявки не подавать и превратить их в «ноу-хау».

    Даже  среди самих объектов «ноу-хау» выделяют результаты интеллектуальной деятельности, заявленные в качестве изобретений или иных объектов латентного права, но охраняемый документ, на которые не получен.

    Таким образом, предметом договора о передаче «ноу-хау» может быть только информация, обладающая признаком конфиденциальности, неизвестности третьим лицам, вследствие чего эта информация имеет экономическую ценность.

    В международных нормативно - правовых актах и в российском законодательстве не обозначено, что можно понимать под введением «ноу-хау» в гражданский оборот. Однако из сложившейся практики следует, что «ноу-хау» обычно вводится следующими способами:

    «ноу-хау» есть информация, а, следовательно, является объектом гражданских прав и гражданского оборота и таким образом, его можно передать, продать, ввезти, экспортировать, хранить или другими способами ввести в гражданский оборот);

    «ноу-хау» как информация может быть выражено на любом материальном носителе, в том числе в виде документов (на бумаге), на изделии (устройстве), в веществе и т.д., следовательно, такие действия, как применение, изготовление, хранение, иные действия, перечисленные в п. 2-4 ст. 1358 ГК РФ, также могут быть применимы и к «ноу-хау»¹⁰.

    Таким образом, в отношении «ноу-хау» касающегося какого-либо продукта, применимы все способы использования, характерные для, например, изобретения, которое является объектом интеллектуальной собственности.

    Что касается таких видов технических решений, как способы, то они также могут являться «ноу-хау», и осуществление каким-либо лицом последовательности действий, составляющих сущность «ноу-хау», будет считаться использованием этого «ноу-хау». Поскольку способы как технические решения чаще всего относятся к процессу производства, то их охрана в качестве «ноу-хау», то есть «секретов производства», представляется вполне логичной.

    Работая  над определенным способом, производитель приобретает некоторые навыки и умения, которые преобразуются в накапливаемый опыт, а значит, прослеживается и наличие «ноу-хау». При этом конкуренты зачастую сами могут дойти до используемого способа, но, желая сэкономить время и усилия, хотят приобрести именно накопленный опыт, т.е. «ноу-хау». Следовательно, секреты способа изготовления и «ноу-хау» — понятия не тождественные. Один из вариантов разграничения этих понятий может звучать так: «Всегда легко установить, является ли изобретение патентоспособным. Все другие формы накопившегося опыта представляют собой «ноу-хау»»¹¹. Таким образом, предлагается все патентоспособные изобретения и информацию изъять из сферы «ноу-хау».

    Однако  такая позиция не является единственной. По мнению А.А. Акопяна, к «ноу-хау» может относиться и информация, которая может быть запатентована, но вследствие различных причин остающаяся не запатентованной. Если взять сферу производства, подверженную быстрым изменениям ввиду научно-технического прогресса, то производителю не выгодно подавать заявку на патент как из-за опасений описания патентоспособного изобретения до выдачи патента, так и по причине временного фактора. При этом если исходить из того, что если патентоспособные изобретения не относятся к «ноу-хау», то производитель теряет вообще всякую охрану своего открытия, тогда как если следовать вышеизложенному мнению, то у производителя остается охрана «ноу-хау»¹².

    А.А. Акопян полагает что, применим следующий вариант разграничения: «Из сферы охраны «ноу-хау» исключаются все запатентованные изобретения, так как они имеют патентную охрану, а на иные области промышленных знаний распространяется «ноу-хау»»¹³. Отсюда следует, что к «ноу-хау» могут относиться и неохраняемые (но патентоспособные), и неспособные иметь патентную охрану знания. Конечно, эти знания должны обладать определенным набором качеств и характеристик, чтобы относиться к «ноу-хау». Наиболее существенные из них следующие:

1. это совокупность информации, содержащая сведения о наиболее оптимальном способе производства продукта (то есть касающаяся производственного процесса), либо касающаяся наиболее совершенного на данный момент времени изделия;
2. данная информация зачастую носит технический характер, то есть относится к конструктивным особенностям либо технологическим процессам. Однако информация может носить и нетехнический характер (что встречается гораздо реже) и касаться знания рынка или опыта поведения в каких-либо ситуациях;
3. информация, составляющая «ноу-хау», отличается конфиденциальностью. Она не должна быть известна кому-либо, хотя определённая ее часть может быть и опубликована;
4. возможность непосредственного самостоятельного получения данной информации третьими лицами. Однако это, как правило, дорогостоящие либо сопряженные с большими временными затратами действия;
5. использование «ноу-хау» без согласия его обладателя влечет ответственность только в тех случаях, когда доказано, что при получении информации, третье лицо действовало недобросовестно либо незаконно;
6. необязательность патентоспособности либо непатентоспособности всего «ноу-хау» или его элементов. Главное, что на определённом этапе они не имеют патентной защиты и на них не поданы заявки на получение патентов.

    Что касается соотношения понятий « «ноу-хау» и «торгового секрета», то исходя из определений, предложенных законодательством разных стран, «торговый секрет» обладает такими же качествами и характеристиками, что и «ноу-хау»¹⁴. Однако это понятие несколько уже так как не затрагивает всех сфер, на которые распространяется «ноу-хау».

    «Ноу-хау» также тесно связано с производственными секретами. Существует, такое определение: «В смысле правовых принципов понятие производственные секреты имеет очень широкое содержание. Оно включает в себя не только чертежи, рецептуру и другие подобные письменные сведения, но также всю совокупность имеющегося на предприятии собственного производственного опыта во всех его разновидностях. При этом не важно, зафиксирован ли этот опыт в письменном виде или же он проявляется в знаниях и опыте специалистов-производственников. Коммерческие знания и опыт также могут охраняться как производственные секреты»¹⁵.

    Здесь ситуация несколько иная, чем с  торговыми секретами. При перечислении объектов, «ноу-хау» и производственные секреты выглядят тождественными понятиями. Однако что касается критериев, то полного совпадения нет. В частности, «ноу-хау» трактуется как применяемые на производстве знания, опыт и информация всех видов, независимо от того, содержится это в тайне или нет¹⁶. То есть секретность фактически выведена из круга свойств, характеризующих «ноу-хау». При этом для производственных секретов это свойство является центральным, что следует хотя бы из самого понятия.

    Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что  такой объект гражданских прав как  ««ноу-хау»» имеет много общего с другими объектами гражданского права. Однако его нужно выделять и регулировать отдельно от смежных отраслей ввиду повышения его роли и значимости в современной модели экономики. При наличии ряда общих черт ««ноу-хау»» имеет к свои специфические, присущие только «ноу-хау», особенности.

    Что касается выбора обладателя информации или технологии относительно патентования или засекречивания в режиме «ноу-хау», то каждый из этих способов имеет как свои достоинства, так и недостатки. В каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться по-своему, исходя из целого ряда обстоятельств (сущность технологии, возможность ее создания независимо от обладателя, состояние информационной безопасности предприятия и т.д.). Если же говорить о теоретическом аспекте проблемы, то понятие «ноу-хау», несомненно, шире понятия такого объекта интеллектуальной собственности как «изобретение», так как включает не только патентоспособные технологии, но и непатентоспособные технологии, а также информацию, которая не относится к технологической сфере, а составляет коммерческие, финансовые, организационные и иные секреты.

    Разработка  договоров о передаче «ноу-хау»

    Первоначально необходимо определиться с признаками, которые присущи данному виду договора. А.А. Акопян в своей диссертационной работе выделяет следующие признаки¹⁷.

    Во-первых, договор о передаче «ноу-хау» является, консенсуальным. Большую роль играет момент достижения сторонами соглашения о наиболее существенных условиях договора, нежели момент передачи информации. Однако в силу специфики данного договора момент перехода или передачи информации зачастую определить невозможно. В качестве примера можно привести ситуацию, когда обладатель «ноу-хау» в соответствии с условиями договора обязуется обучить персонал контрагента выполнению какого-либо участка работы. В большинстве случаев такое обучение производится в течение длительного времени и определить момент, когда же знания все-таки перешли к сотрудникам стороны, получающей «ноу-хау», не представляется возможным.

    Во-вторых, договор о передаче «ноу-хау» является договором в пользу его участников. Заключение такого договора в пользу третьего лица, конечно, возможно, но вряд ли осуществимо, поскольку достаточно большую роль играет «личность» контрагента. Ввиду слабой взаимной законодательной защиты, стороны строят свои правоотношения, основываясь на доверии друг к другу. Условие о конфиденциальности, включаемое в договоры о передаче «ноу-хау», также свидетельствует о нежелании сторон привлекать третьих лиц в том или ином качестве.

    В-третьих, договор о передаче «ноу-хау» носит признак взаимности и является двустороннеобязывающим. Обе стороны по договору приобретают права и несут обязанности по отношению к другой стороне. Такие права и обязанности носят корреспондирующий характер. Так обладатель «ноу-хау» обязуется передать свои знания или иной объект контрагенту, а тот, в свою очередь, обязуется заплатить цену, обусловленную договором.

    В-четвертых, договор о передаче «ноу-хау» выступает в качестве возмездного договора.

    В-пятых, договор о передаче «ноу-хау» не является обязательным. Данный договор свободный, так как его заключение всецело зависит от усмотрения сторон.

    И, наконец, в-шестых договор о передаче «ноу-хау» является взаимосогласованным. Стороны всякий раз устанавливают условия договора методом согласования воль. Зачастую переговорный процесс, предшествующий заключению договора, занимает длительный временной интервал. Это обусловлено тем, что договор о передаче «ноу-хау» содержит достаточно много условий, которые корректируются в зависимости от каждой конкретной ситуации. Среди них порядок и способ оплаты, условие о конфиденциальности и другие.