Бизнес на основе «ноу-хау»

"justify">Статья 1472. Ответственность за нарушение  исключительного права на секрет производства.

     1. Нарушитель исключительного права  на секрет производства, в том  числе лицо, которое неправомерно  получило сведения, составляющие  секрет производства, и разгласило  или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять  конфиденциальность секрета производства  в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или  пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса,  обязано возместить убытки, причиненные  нарушением исключительного права  на секрет производства, если  иная ответственность не предусмотрена  законом или договором с этим  лицом. 

     2. Лицо, которое использовало секрет  производства и не знало и  не должно было знать о том,  что его использование незаконно,  в том числе в связи с  тем, что оно получило доступ  к секрету производства случайно  или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Договор на передачу ноу-хау

     Российское законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного соглашения. При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна.

     Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию. Закон не определяет значение понятия «охраняемая  коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или служебную тайну (ст.138 ГК РФ) .

     Переход «ноу-хау» может осуществляться путем  передачи конкретной научно-технической  и иной документации и/или путем  предоставления необходимого опыта  и знаний, получающей стороне. Договор  о передаче ноу-хау не предусмотрен гражданским законодательством. Однако его можно применять в том  случае, если его условия не противоречат законодательству (ст. 1,8 ГК РФ).

     Также представляется возможным использовать для этой цели и некоторые виды договоров, предусмотренные действующим  российским законодательством.

     По  мнению ряда экспертов, договор о  передаче «ноу-хау» в общих чертах соответствует договору купли-продажи (гл. 30 ГК РФ). Но на практике достаточно часто возникает необходимость  в предоставлении прав на одно и  то же «ноу-хау» не одному, а нескольким лицам, в ограничении срока действия-договора, а также в возможности расторжения договора. Удовлетворить данные требования в рамках договора купли-продажи не представляется возможным.

     Достаточно  широкое распространение получила практика передачи ноу-хау в рамках договора подряда, особенно строительного (§3 гл. 37 ГК РФ) и на проведение проектных  и изыскательских работ (§4 гл. 37 ГК рф). Это связано с тем, что в  состав «ноу-хау» часто входят различные  навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения определенных действий. Согласно ст. 727 ГК РФ если одна сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда  получила от другой стороны информацию о новых сведениях и технических  знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведения, которые  могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такие данные, не вправе сообщать их третьим лицам  без согласия другой стороны. Порядок  и условия пользования такой  информацией определяются соглашением  сторон.

     На  практике также используется передача «ноу-хау» в рамках  Договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских  и технологических работ (гл. 38 ГК РФ), когда «ноу-хау» обладает заказчик, вынужденный раскрыть его исполнителю  в процессе формирования технического задания и (или) предоставления необходимых  для выполнения работ по договору материалов, например образца продукции, либо когда «ноу-хау» обладает исполнитель, вынужденный не только использовать свои секреты для выполнения работ  по договору, но и передать право  на их дальнейшее использование заказчику.

     Коммерческая  концессия (гл. 54 ГК РФ) – один из наиболее распространенных способов передачи «ноу-хау». Согласно ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, объектов интеллектуальной собственности, к числу которых отнесена и охраняемая коммерческая информация («ноу-хау»).

     Договоры  аренды широко используются в предпринимательской  сфере, в том числе и для  передачи «ноу-хау». (Например, при аренде сложного и дорогостоящего оборудования, эксплуатация которого предполагает передачу целого ряда «ноу-хау»). Положения о  передаче ноу-хау могут быть включены и в договор лизинга.

     В ГК РФ указана возможность заключения сторонами договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законом  или иными правовыми актами (п.2 ст. 421, п.2 ст. 1), вследствие этого возможно заключение лицензионного договора при передаче прав на «ноу-хау». При  этом лицензионный договор и договор  коммерческой концессии не требует  регистрации в патентном ведомстве, так как на это нет прямого  указания закона. Не смотря на это, суды в некоторых случаях придерживаются иного мнения. Такого мнения придерживаются многие специалисты.

     Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей коммерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»). Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом  договора коммерческой концессии. Особенность  данного договора заключается в  том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объекты  интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона), товарный знак или знак обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках).

     Существует  также точка зрения, что при  передаче информации о «ноу-хау», если одна из сторон является компанией иностранного государства, заключается особый договор – договор внешней торговли информацией, так как это прямо предусмотрено законом о внешнеторговой деятельности. Закон разделяет понятия «внешняя торговля интеллектуальной собственностью» и «внешняя торговля информацией».

     Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности  или предоставление права на использование  объектов интеллектуальной собственности  российским лицом иностранному лицу, либо иностранным лицом российскому  лицу.

     Внешняя торговля информацией – это внешняя  торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя  торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях (ст. 2 указанного закона).

Основные  пункты договора на передачу во временное  пользование прав на «ноу-хау».

Общество  с ограниченной ответственностью "____________",

именуемое в дальнейшем "Владелец", в лице_____________ (должность, Ф.И.О.),

действующего  на основании Устава Владельца, с  одной стороны, и акционерное  общество "____________", именуемое в  дальнейшем "Пользователь", в лице_____________ (должность, Ф.И.О.),

действующего  на основании Устава Пользователя, с другой стороны, руководствуясь действующим  законодательством, в том числе  частью 4 статьи 15 Конституции РФ, Соглашением  от 22 мая 1992 года между Правительством РФ и Правительством Польши об избежании  двойного налогообложения доходов  и имущества, статьями 128,129,8,421, 139 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  так же п.17 Постановления Пленума  Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 01.07.96 N 618, заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. Пользователь  получает, а Владелец предоставляет  во временное пользование права  на "ноу-хау" (технологическую  документацию).

2. Комплектность,  другие отличительные характеристики  передаваемой технологической документации  указаны в Приложении N 1, являющемся  неотъемлемой частью настоящего  договора.

3. Отсутствие  Приложения N 1 со сведениями, предусмотренными  в п.2 настоящего договора, до момента  их представления делает этот  договор недействительным.

4. Указанная  технологическая документация, права  на пользование которой временно  передаются Владельцем Пользователю, должна быть получена Пользователем  не позднее трех дней с момента  заключения настоящего договора, при этом сторонами подписывается  акт приема-передачи.

5. Срок  предоставления Владельцем права  пользования "ноу-хау" по  настоящему договору - ________ месяцев (лет) с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

6. Плата  Пользователя Владельцу за временное  предоставление права пользования  "ноу-хау" составляет ________ рублей в месяц, причем оплата должна производиться ежемесячно.

7. Владелец  гарантирует, что "ноу-хау", права на которую им предоставляются  Пользователю:

7.1. Неизвестна  третьим лицам; 

7.2. К  ней нет доступа на законном  основании; 

7.3. Не  будет им разглашена ни при  каких обстоятельствах; 

7.4. Имеет  потенциальную коммерческую ценность  в течение предоставляемого настоящим  договором срока пользования. 

8. Пользователь  гарантирует, что "ноу-хау", права на которую ему предоставляются  Владельцем, не станет известна  третьим лицам как в течение  срока действия договора, так  и после его окончания до ______ года.

9. При  нарушении Владельцем или Пользователем  гарантий, предусмотренных п.7 или  п.8 настоящего договора, нарушитель  выплачивает второй стороне по  договору компенсацию в размере  _________ рублей.

10. Меры  ответственности сторон, не предусмотренные  настоящим договором, применяются  в соответствии с нормами действующего  законодательства России.  

4. Бизнес на основе «ноу-хау»

     Налогообложения роялти, если лицензиар является юридическим  лицом иностранного государства  Правила, касающиеся налогообложения  лицензионных платежей и платежей, поступающих по договору коммерческой концессии (роялти), в полной мере применяются  к платежам, осуществляемым при передаче прав на использование ноу-хау.

     Владение  «ноу-хау», секретной формулой или  процессом, информацией в отношении  промышленного, коммерческого или  научного опыта в соответствии с  НК РФ является нематериальным активом (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ).

     Согласно  НК РФ, доходы от использования в  РФ прав на объекты интеллектуальной собственности входят в список доходов, облагаемых налогом у источника  выплаты. «Это доходы от использования  прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование (предоставление права  использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или  научного опыта» (подп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ).

     Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собственность распространяются на случаи передачи прав на использование  «ноу-хау». Если покупатель услуг находится  в РФ, то местом реализации считается  территория РФ, так как данное положение  распространяется на передачу патентов, лицензий... и иных аналогичных прав (подп.4 п.1 ст. 148 НК РФ). Поэтому у иностранной  организации возникает налоговая  база по НДС.

     Налоговые последствия при заключении договоров  о передаче прав на ноу-хау между  российскими юридическими лицами Налог  на прибыль Для лицензиара передача прав на использование ноу-хау является доходом от реализации имущественных прав (п.2 ст. 249 НК РФ) или внереализационным доходом (подп. 5 абз.2 ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе нет критериев отнесения поступивших доходов к той или иной группе. Прибыль облагается налогом по стандартной ставке 24%.

     Для лицензиата налоговые последствия  приобретения ноу-хау зависят от соответствия приобретенного права  правилам, установленным НК РФ.

     Так, в соответствии с п.3. ст. 257 НК РФ нематериальными  активами признаются приобретенные  и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права  на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного  времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).