Підстави та момент виникнення права на торговельну марку

РОЗДІЛ 1. ПІДСТАВИ ТА МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ  МАРКУ

Для того, щоб  в повному обсязі розкрити момент та підстави виникнення права на торговельну  марку, необхідно звернутися до самого визначення поняття торгової марки. Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ), торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Підстави  та момент виникнення права на торговельну  марку визначається статтею 494 ЦКУ (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15), яка говорить, що «набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. 
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.» Аналізуючи положення цієї статті, можна стверджувати, що моментом виникнення права на торговельну марку є момент реєстрації торговельної марки у відповідному державному відомстві. В Україні таким відомством є Державна служба інтелектуальної власності (надалі – ДСІВ). Формально, ДСІВ відповідає за весь процес реєстрації знака. Однак на практиці більшість оперативних функцій ДСІВ в Україні виконує Державне підприємство «Український інститут промислової власності» відоміше як Укрпатент. Саме ця установа здійснює експертизу заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

В Україні процедура  реєстрації прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) визначена Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змінами і доповненнями) (надалі — ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12) а також Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (із змінами і доповненнями) (надалі – Правила подання заявки).( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95)

Відповідно до пунктів 2.1.1.-2.1.3. Правил подання заявки, «Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного підприємства (надалі – ДП) «Український інститут промислової власності» заявку, яка складається українською мовою і повинна стосуватися одного знака для товарів і послуг. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до ДП «Український інститут промислової власності» або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Заявка має містити  сукупність таких документів: - заява про реєстрацію знака; - зображення знака, що заявляється; - перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародним класифікатором товарів і послуг; - документи, що додаються до заявки, зокрема, документ про сплату збору, за подання заявки, довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого тощо. Заявка може бути подана заявником особисто або через представника у справах інтелектуальної власності чи іншу довірену особу». За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716.(в Додатку)( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004) Розгляд матеріалів заявки проводиться відповідно до статті 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і передбачає «проведення щодо них формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).» (п.1 статті 10) «Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Державним департаментом інтелектуальної власності. На підставі такого висновку Держдепартамент приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.»(п.2 статті 10)

Як зазначає Харитонов, «На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Державний департамент інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію торговельної марки шляхом внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідних відомостей. У місячний строк після державної реєстрації знака здійснюється видача свідоцтва. Необхідно пояснити, що всі торговельні марки реєструються відносно певних товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі – МКТП). Тому при поданні заявки обов'язково зазначається перелік товарів та/або послуг, відносно яких заявник має намір одержати правову охорону.» (стр. 510 Коментаря Харитонова) Тобто, якщо торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП — алкогольні напої, то правова охорона такої марки не буде поширюватися на кондитерські вироби чи телефонні послуги.

Відповідно до МКТП всі  товари і послуги розподілені  по 45 класах наступним чином:  1-34 класи — товари; 35-45 класи — послуги. Причому, перелік товарів і послуг та їх групування періодично переглядаються, що призводить до викладення МКТП у новій редакції. (МКТП http://ap-ip.com/other/other/mktp/) Україна приєдналася до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (від 15 червня 1957 р.) 1 червня 2000 року. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_066). З 1 січня 2002 року в Україні введена в дію восьма редакція МКТП.

Як передбачає частина 3 статті 494 ЦКУ, «набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку не завжди вимагає засвідчення свідоцтвом». Це стосується торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, а також торговельних марок, які визнані в установленому законом порядку добре відомими.

Треба також звернути увагу, що, хоча, частина 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змінами і доповненнями) і говорить, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заяви, заявник до моменту трансформації позначення, заявленого на реєстрацію в торговельну марку, не може укладати договори на передачу прав на торговельну марку або надавати в користування таку марку, а має лиш право укладати договір про уступку заявки або надання права використовувати таке позначення як об’єкта авторського права. Таким чином право саме розпорядження виникає з моменту отримання свідоцтва.

«Підставою набуття права на торговельну марку є завжди правомірні юридичні факти. Підставою набуття статусу колективного суб’єкта права на торговельну марку господарського об’єднання є як правоутворюючий юридичний факт — реєстрація заявленого позначення як знака для товарів і послуг, так і правозмінюючий юридичний факт — ліцензійний договір, у результаті укладання якого господарське об’єднання набуває статусу колективного суб’єкта на колективний знак, що належить іншому господарському об’єднанню, чи на ліцензійний знак іншої особи.» (Право України » 2010 » № 2 Стаття «Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні»МОЖАРОВСЬКА Н.О. http://www.info-pressa.com/article-218.html)

Підсумовуючи все сказане  вище, можна зробити висновок про те, що підставами для виникнення права на торговельну марку завжди є правомірні юридичні факти, такі як подання заяви на реєстрацію торговельної марки або перехід таких прав на загальних підставах набуття права власності, передбачених ЦКУ. Моментом виникнення такого права є момент реєстрації торговельної марки у відповідному державному відомстві.

РОЗДІЛ II. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

2.1. Суб’єкти права на торговельну марку

Стаття 493 ЦКУ чітко  регламентує, що «суб’єктами права  на торговельну марку є фізичні  та юридичні особи». Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначає, що під поняттям "особа", що вживається у даному правовому акті, слід розуміти будь-яку фізичну або юридичну особу. Тобто Закон та ЦКУ не вимагає набуття суб'єктом права на торговельну марку правового статусу підприємця. Проте, якщо ж зареєстрована торговельна марка не використовується в Україні повністю, або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, то будь-яка особа згідно ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення його дії. Тому суб'єкт права на торговельну марку хоча і не повинен бути підприємцем, але зобов'язаний, згідно вимог Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб'єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Даний висновок випливає з ч. 4 ст. 18 наведеного Закону, який вказує, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Необхідно звернути увагу, що, оскільки законодавством чітко не визначається, у науці гостро дискутується проблема можливості бути власниками свідоцтва на торговельну марку фізичних осіб, які не є підприємцями. Пов’язано це з тим, що основна функція торговельної марки - розрізняльна. А особа, яка не займається підприємницькою діяльністю і відповідно не бере участі у процесі виробництва товарів чи наданні послуг, не переслідує мету використання марки на ринку.

Однак, враховуючи, що для одержання охоронного документа  потрібен час, напевно, не варто вводити норму, яка б змушувала фізичну особу перед подачею заявки на торговельну марку реєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності.

Частина 2 статті 493 ЦКУ , відповідно до міжнародних договорів України та на основі принципу взаємності, урівнює іноземних осіб та осіб без громадянства у правах з особами України, передбачені законодавством України. Зокрема, Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державною службою інтелектуальної власності реалізують свої права лише через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджене постановою КМ України від 10.08.94 р. N 545. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF)

Крім зазначеного вище, стаття 493 ЦКУ передбачає, що «право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам». Діюче законодавство України передбачає можливість надання правової охорони знаку, зареєстрованому на ім'я декількох суб'єктів - колективної марки. На зазначену обставину вказує Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який у частині 5 статті 5 зазначає, що «право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники». Тобто, на законодавчому рівні закріплюється належність знаку об'єднанню осіб. Такий знак, що належить не одній особі, а об'єднанню у цілому, прийнято ідентифікувати як колективний.

Більш детально регулюється зазначене  питання Правилами складання  та подання заявки на видачу свідоцтва  України на знак для товарів і  послуг, затвердженими наказом від 28.07.95 № 116. Правила не містять визначення колективного знаку, але у загальному окреслюють процедуру його реєстрації.

Згідно пункту 2.1.32 Правил, якщо об’єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками, бажає зареєструвати знак як колективний, така можливість може бути надана з урахуванням положень Паризької конвенції. У цьому випадку до заявки додається статут колективного знака. (Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року  (укр/рос) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

У свою чергу, стаття 7bis Паризької  конвенції закріплює, що «країни Паризького Союзу (його утворюють країни, що підписали Конвенцію) зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. При цьому кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам».

Харитонов визначає, що «особливістю колективних торговельних марок є їх належність не конкретному члену, а організації в цілому. Лише остання має весь комплекс прав інтелектуальної власності на колективне позначення. Членам організації надається лише право у порядку та на умовах, визначених статутом колективного знаку, використовувати останній у процесі здійснення своєї підприємницької діяльності. Характерною рисою правового режиму колективних торговельних марок є неможливість відчуження або передачі права на їх використання іншій особі, яка не входить до об'єднання, на ім'я якого було видане свідоцтво про реєстрацію колективної марки.»